Разделы: Экономика, Юриспруденция
Размещена 13.12.2013. Последняя правка: 12.12.2013.
Просмотров - 3176

Правовая охрана и патентоспособность изобретения

Котова Ксения Викторовна

НИ ТПУ

студентка

УДК 347.771

Очевидной лакуной российского патентного законодательства является отсутствие четкой связи между объемом правой охраны изобретения и патентоспособностью изобретения. Такая постановка вопроса может, на первый взгляд, вызвать непонимание даже у специалистов.

Иными словами проблему можно обозначить так: допустима ли ситуация, когда  патентообладатель дает одно (как правило, узкое) толкование совокупности признаков независимого пункта формулы в ходе экспертизы патентоспособности изобретения получении патента или при его оспаривании в Палате по патентным спорам (далее - ППС)). Затем, видимо, «забыв об этом», сам патентообладатель начинает настаивать на другом (более широком) толковании формулы при определении факта нарушения патентных прав в суде. Зачастую при отстаивании действительности патента и в деле о нарушении патента патентообладатель делает не просто различные, но прямо противоположные (взаимозаключающие) утверждения о значении признаков независимых пунктов формулы патента.

Попросту говоря, можно ли сегодня в Российской Федерации запатентовать известный из уровня техники объект, описав его определенным образом в формуле, а затем в судебном порядке признать ра­нее известный объект нарушающим выданный патент? Можно ли при этом отстоять действительность выданного патента ППС, утверждая, что признание судьи объекта из уровня техники «нарушителем» патента не означает что патент, независимый пункт формулы которого описан в уровне техники (в виде того самого объекта), должен быть признан недействительным ввиду отсутствия новизны?

Забегая вперед на примере ряда судебных дел ответим что можно. Остается определить, отвечает ли действующий порядок разрешения патентного спора, зачастую приводящий к подобным последствиям, самой сути патентной системы Российской Федерации, призванной стимулировать создание новых, неочевидных для специалиста технических решений?

В рамках искового производства по делу о нарушении исключительного права на изобретение ключевым моментом, подлежащим установлению судом в соответствии с п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), является факт использования изобретения в спорном продукте или способе Соотношение объема правовой охраны изобретения по патенту и признаков конкретного объекта (предположительно содержащего запатентованное изобретение) определяется путем оценки судом результатов патентно-технической экспертизы, в рамках которой эксперт дает ответ на вопрос об использовании признаков формулы или эквивалентных признаков в рассматриваемом продукте или способе. Экспертиза назначается судом, т.к. вопросы использования признаков формулы изобретения требуют специальных познаний в области патентоведения и соответствующей технической специальности для их разрешения. [1]

Как могут выглядеть подобные дела, например, в такой значимой для общественной жизни сфере, как фармацевтика? Область фармацевтики не только характеризуется высокой нормой прибыли компании разработчиков лекарственных средств, но и тем, что она затрагивает здоровье и жизнь наших сограждан. Можно ли запатентовать известное из уровня техники лекарство, то есть получить патентую монополию на него? Неужели можно защитить такую «повторную» монополию в российском суде? Вот тривиальный пример. Из уровня техники (публикация более раннего патента) известно лекарственное средство (фармацевтический инъекционный раствор), состоящее из трех компонентов: «А» (противоопухолевое активное вещество), «Б» (солюбилизатор плохо растворяющий вещество «А») и «В» (растворитель, идеально растворяющий вещество «А», всего около 60% массовой доли). Компонент «В» имеет некоторую токсичность, но он - идеальный растворитель для плохо растворимого в водной среде активного вещества «А».

Крупной иностранной фармацевтической компанией была подана заявка на выдачу патента Российской Федерации на изобретение, имеющее целью усовершенствовать описанный объект из уровня техники. В заявке заявитель указывает, что он изобрел возможность минимизировать содержание токсичного компонента «В» в известном лекарстве.

В описании указано, как «вредный» компонент «В» нужно выпаривать (особым образом) из раствора, минимизируя его содержание, что позволяет получить лекарство, где содержатся «А» и «Б», а содержание «В» - минимально. Экспертиза Роспатента согласна с патентоспособностью предложенного решения.

Формула выданного патента:

Пункт 1: Фармацевтический раствор активного вещества «А», отличающийся тем, что в качестве растворителя он содержит «Б».

Пункт 2: Фармацевтический раствор по п. 1, отличающийся тем, что он содержит «В» менее 5 масс.проц, предпочтительно, менее 2 масс.проц.

По тону данного описания можно догадаться, что, получив патент, новый патентообладатель отнюдь не собирается мириться с конкурентами. И цель изобретения - усовершенствовать уровень техники оказывается слишком незначительной с коммерческой точки зрения. Не стоит удивляться, что патентообладатель вчинил иск производителю, который наладил в России выпуск лекарства, состоящего из трех компонентов: «А» (активное вещество), «Б» (солюбилизатор) и «В» (растворитель, около 60% массовой доли). Нетрудно заметить, что российский производитель выпускает продукт, фактически описанный самим патентообладателем как объект, входящий в уровень техники.

Соотношение объема правовой охраны изобретения по патенту и признаков конкретного объекта определяется путем оценки судом результатов патентно-технической экспертизы, в рамках которой эксперт дает ответ на вопрос об использовании признаков формулы или эквивалентных признаков в рассматриваемом продукте или способе

Согласно положениям п. 2 ст. 1354 ГК РФ: «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения... Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи...». [1] Именно этой нормой закона должен руководствоваться суд. При рассмотрении дела о нарушении данного патента в арбитражном суде предложенный патентообладателем судебный эксперт указал, что изобрете­ние по п. 1 формулы в препарате использовано, поскольку в спорном растворе есть компоненты «А» и «Б». То, что раствор содержит дополнительно растворитель «В» (более половины состава), по мнению судебного эксперта, не меняет ничего, так как каждый признак п. 1 формулы (т.е. компоненты «А» и «Б») использован в спорном лекарственном сред­стве. Эксперт был допрошен в судебном заседании, где он убедительно повторил свою позицию.

Своим решением суд запретил оборот «контрафактного» препарата, а также постановил уничтожить «контрафактное» лекарственное средство, имеющееся у ответчика. Патентообладатель настаивал на немедленном уничтожении «контрафакта», не дожидаясь рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Решение вступило в законную силу. О принятом в его пользу судебном решении патентообладатель немедленно оповестил фармацевтический рынок, призвав всех фармацевтических  дистрибуторов отказаться от продажи контрафактного отечественного лекарства. [2]

Российский производитель, понимая, что его вытесняют с рынка, не давая выпускать давно известный препарат, отнюдь не опустил руки. Параллельно с рассмотрением иска, российский «нарушитель» обратился с возражением против выдачи данного патента в ППС Роспатента, оспаривая новизну изобретения по п. 1 формулы. В возражении им был приведен, казалось бы, неоспоримый факт, указывающий, что из уровня техники (более ранняя патентная публикация) известно лекарственное средство (фармацевтический раствор), состоящее из трех компонентов: «А» (активное вещество), «Б» (солюбилизатор) и «В» (растворитель, около 60 масс, доли), т.е. известен фармацевтический раствор, содержащий компоненты «А» и «Б».

В отзыве по мотивам возражения, патентообладатель указал, что приведенная ссылка из уровня техники не порочит новизну его гениального изобретения, суть которого в исключении токсичного компонента «В», которого в противопоставленном в возражении объ­екте из уровня техники около 60 масспроц. По результатам рассмотрения в ППС Роспатент отказал в удовлетворении возражения, указав следующее. Приведенная ссылка из уровня техники раскрыва­ет фармацевтический раствор, который содержит помимо «А» и «Б» растворитель - компонент «В», не являющийся обязательным компонентом раствора по п. 1 формулы патента, т. е. запатентованное изобретение обладает новизной. Напрасно «нарушитель» оспаривал решение Роспатента в суде. Арбитражный суд г. Москвы (в ином составе суда, чем в деле о нарушении патента) согласился с госорганом, мотивированно «подтвердив» новизну изобретения по п. 1 формулы в сравнении с известным из уровня техники лекарственным средством, состоящим из трех ком­понентов: «А» (активное вещество), «Б» (солюбилизатор) и «В» (растворитель, около 60 масспроц.). Решение вступило в законную силу.

Если кто–то заметил, то раскроем «секрет фокуса»: патентообладатель мастерски признал в суде контрафактным лекарство, известное задолго до создания его  «гениального» изобретения. Более того, фактически именно это лекарственное самим заявителем было указано при проведении патентной экспертизы в качестве  уровня техники! ловкость рук, вероятно, вызывающая восхищение у некоторых коллег.

Остается надеяться, что когда-нибудь Высший Арбитражный Суд РФ примет для рассмотрения в президиуме надзорную жалобу по данной категории дел и разрешит, наконец, противоречие, допускаемое законом.

Однако это совершенно не укладывается в голове патентного юриста, т.к. изобретение имеет новизну если оно не известно из уровня техники. Если пре­парат из уровни техники содержит каждый признак изобретении по п. 1 формулы (и это доказано самим патентообладателем в суде в деле о нарушении патента), то новизны у изобретений нет. [3] Казалось бы, третьего не дано. Основополагающая логика патентной системы, призванная охранить только новые технические решении, «затерялась» в двух параллельных судебных процессах. Справедливости ради заметим, что и эксперты ППС, и судьи внимательно выслушивали доводы российского производителя, но их решении были не в его пользу. Складывалось ощущение, что все понимали странность происходящего, но упорно не могли сложить два слагаемых вместе.

Обстоятельства, приведенные в описанном выше примере, к сожалению, не являются вымышленными. Так называемое «контрафактное» лекарство предназначено дли лечения тяжелейшею онкологического заболевания. «Выбивание» российского аналога (стоимость которого существенно ниже продукции патентообладателя) с отечественного рынка означало то, что многие и многие вольные по материальным причинам не смогли позволить себе лечение - с понятными последствиями для их жизни. Тяжесть последствий в конкретном деле лишь подчеркивает необходимость скорейшего заполнения правового вакуума, который с выгодой используют недобросовестные «пользователи» патентной системы.

Можно утверждать, что без немедленного вмешательства российских законодателей (что весьма маловероятно ввиду их высокой загруженности насущными проблемами) либо Высшего Арбитражного суда РФ, устанавливающего своими постановления ми де-факто судебный прецедент как источник права, подобные «достижения» в отечественной патентной системе будут неоднократно повторяться. Это обусловлено высокой экономической значимостью таких «злоупотреблений патентом» на фоне того, что в России данный вопрос законодательно не решен. Более того, особенности российской патентной системы фактически провоцируют патентообладателя (в лице его поверенных и судебных представителей) на такое «двойное», взаимоисключающее толкование сущности изобретении, отраженного совокупностью признаков независимого пункта формулы. [4]

С чем это связано? Во-первых, дола о действительности патента (при оспаривании его патентоспособности) и иск о нарушении данного патента в нашей стране принципиально рассматриваются в рамках разных процессов административного и судебного (встречный иск невозможен). Во-вторых, спор о действительности патента разрешается при непосредственном участии Роспатента (в качестве госоргана, выносящего  соответствующее решение и отвечающего по нему в суде), а защиту от нарушения патента патентообладатель ищет в суде, как правило, без привлечения Роспатента. В-третьих, вопрос об использовании патента разрешается не непосредственно судом, а с привлечением экспертов, мнение которых, мягко говоря, бывает излишне субъективным. Неудивительно, что ряд важных для национального рынка патентных споров наглядно продемонстрировал «двойные стандарты» толкования формулы изобретения.

К сожалению, на первый взгляд, даже грядущее создание Суда по интеллектуальным правам в рамках системы арбитражных судов не решит данную проблему, т.к. раздельное рассмотрение дел о нарушении патента и его действительности принципиально сохранится. Есть слабая надежда на то, что предусмотренные законом функции кассационного суда, возлагаемые на Суд по интеллектуальным правам в делах о нарушении патента, могут несколько облегчить задачу доказывания, т. к. этот же суд (хотя, вероятно, в ином составе) будет проверять законность выводов Роспатента о действительности патента.

Как указывалось выше, подобная сомнительная практика могла бы быть легко исключена на законодательном уровне путем внесения оговорки в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. В текст данной нормы достаточно внести фразу, указывающую, что значение признаков, установленное при экспертизе заявки о выдаче патента и в деле об оспаривании патента, учитывается при установлении факта использования изобретения. К сожалению, проект изменений в часть четвертую ГК РФ, рассматриваемый в настоящее время Государственной Думой, не содержит каких-либо положений на данный счет. Остается надеяться, что когда-нибудь Высший Арбитражный Суд РФ примет для рассмотрения в президиуме надзорную жалобу по данной категории дел и разрешит, наконец, противоречие, допускаемое законом. [8]

Вместе с тем вопрос допустимого толкования формулы (пределов такого толкования) с обязательным учетом материалов заявки (и процедур оспаривания выданного патента) регулируется в большинстве правовых систем либо на законодательном уровне, либо путем судебного толкования. Патент, полученный с нарушением закона (в том числе на непатентоспособное изобретение), считается недействительным аb initio, т.е. нарушение такого патента не происходило никогда. Патентообладатель, пытающийся доказать нарушение патента, всегда несет риск признания патента недействительным в рамках процедуры, инициированной ответчиком. В странах англосаксонской правовой семьи, а также в ряде стран континентальной системы права, включая страны СНГ (например, Украина), патентообладатель защищается от встречного иска о действительности патента непосредственно в рамках дела о его нарушении. В таких условиях патентообладатель принципиально не сможет утверждать о различном значении признаков формулы в одном и том же судебном процессе при отстаивании его действительности и установлении факта нарушения. [5]

В иных патентных системах, например построенных по германской модели, дела о нарушении патента и его действительности рассматриваются в разных процессах, но всегда результаты рассмотрения спора о действительности патента (как резолютивная, так и мотивировочные части решений судебного или административного органа) исследуются судами в делах о нарушении патента как одно из доказательств. Обстоятельства, установленные в «первом» процессе непосредственно учитываются во «втором» процессе. Суд также обязан высказаться по патентоведческим и техническим аспектам спора, т е. голословная ссылка на то, что эксперт «что-то сказал», в судебном акте недопустима.

Изучение патентных систем разных стран привело автора настоящей статьи к пониманию того, что практика, когда патентообладатель дает прямо противоположное толкование признаков формулы в процессах о действительности патента и его нарушении (и такое успешно проходит), характерна только для России. В других системах подобные злоупотребления достаточно быстро становятся явными, причем обман суда чреват и для самих судебных представителей (вплоть до потери лицензии).

Для других стран актуальной является куда менее острая (но по своей правовой сути очень близкая) проблема - учет материалов делопроизводства по заявке на выдачу патента при применении теории эквивалентов при установлении факта нарушения.

Патентная система США в данном вопросе пошла значительно дальше других. В США доктринально установлено ограничение объема патентной монополии. Американские суды (принимая судебные прецеденты, являющиеся в США источником права) пришли к выводу, что патентообладатель ни в коей мере не в праве «расширять» значение признаков формулы, даже незначительно выходя за рамки их значений, установленных в Патентном ведомстве США (далее - Патентное ведомство) при получении патента. Данная доктрина стала продолжением традиционного для патентной системы США подхода, когда исключительное право патентообладателя ограничено принципом недопущения злоупотребления патентом, что рассматривается как незаконная монополистическая деятельность.

Судебная доктрина, устанавливающая, что патентообладатель связан в толковании признаков формулы изобретения теми значениями, что он указал при получении патента в Патентном ведомстве, была названа в США file wrapper (дословно: «ограничение или запрет по материалам заявки»), позднее переименована в prosecution history (дословно: «ограничения, запрет в связи с историей делопроизводства»). В общем виде эта доктрина устанавливает запрет на использование теории эквивалентов и расширительного толкования объема правовой охраны изобретения в том случае, если патентообладатель делал какие-либо ограничивающие объем притязаний заявления в ходе делопроизводства по получении патента (включая повторную экспертизу).

В конкретных судебных прецедентах положения этой доктрины звучали так: «История делопроизводства по заявке ограничивает патентообладателя в возможности утверждать то, от чего он отказался при делопроизводстве». (дело: Southwall Tech против Cardinal IG, Апелляционный суд по федеральному округу, 1995 г.), или так: «История делопроизводства по заявке часто позволяет уяснить значение пунктов формулы за счет демонстрации того, что на самом деле имел в виду изобретатель при патентовании своего изобретения, особенно если изобретатель ограничивал значение признаков в ходе делопроизводства в Патентном ведомстве» (дело Phillips против AWH corp. ., Апелляционный суд по федеральному округу, 2005 г.). [6]

Следует оговориться, что в других странах англосаксонской правовой семьи, в частности в Великобритании, Австралии и Канаде, четко сформулированной правовой доктрины prosecution history estoppel нет. В данных странах материалы заявки на выдачу патента могут рассматриваться в качестве одного из доказательств по делу и оцениваются судом наряду с другими доказательствами. Однако следует напомнить, что в названных странах иски о нарушении и действительности патента могут рассматриваться в одном процессе и описанная выше ситуация прямого противоречий при определении объёма охраны и факта нарушении принципиально невозможна.

 

Подход, идентичный американскому, принят в Японии, где Верховный суд указал, что при применении теории эквивалентов в делах о нарушении патентных прав суды в обязательном порядке изучают материалы заявки и используют их при определении объема правовой охраны изобретения. Это делается во избежание ситуации, когда в объем правовой охраны будут включены значения, исключенные в рамках экспертизы заявки.

Аналогичные положения были выработаны высшими судебными инстанциями Китая, где патентовладельцу запрещено ссылаться на значения признаков, от которых он отказался в рамках делопроизводства в Государственном патентном ведомстве Китая.

В большинстве стран континентальной Европы материалы заявки изучаются судами при определении факта нарушения при применении теории эквивалентов, что если не полностью исключает, то существенно затрудняет какое-либо отступление от ранее данных значений признаков формулы патента.

В России применение судами теории эквивалентов в своих решениях является более чем ограниченным. [6]

Имеют место единичные судебные акты, в которых суд мотивированно описал значение какого-либо признака со ссылкой на теорию эквивалентов. Парадоксально, но при этом в отечественной судебной практике сами эксперты весьма часто ссылаются на эквивалентность признаков в своих экспертных заключениях о нарушении патента, однако суды чрезвычайно скупо комментируют выводы экспертов, даже основывая на них свои решения. Если к этому добавить, что эксперты в подавляющем большинстве случаев разделяют позицию сторон, их предлагающих, то можно понять, как остро стоит в России потребность в квалифицированной судебной оценке мнения эксперта. [8] Конечно, при существующей загрузке отечественных судов трудно требовать такой кропотливой аналитической работы. Но только судья, как носитель судебной власти, может и должен указать на противоречие в заключении судебного эксперта и эксперта Роспатента (высказанное в рамках экспертизы или при рассмотрении возражения в ППС) и аргументированно разрешить данное противоречие в своем решении. В противном случае дела о нарушении патента в отечественных судах все больше и больше будут напоминать перетягивание каната, где в качестве каната выступают «связанные» судебные эксперты, предлагаемые сторонами. Очень хочется надеяться, что Суд по интеллектуальным правам сможет принципиально изменить данную практику, взяв на себя роль подлинного арбитра в патентных спорах, знающего как право, так и технологию.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://www.constitution.ru
2. Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. - М.: Издательство БЕК, 1996. - 200 с.
3. Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник / А. П. Сергеев. М.: Проспект, 2007 – 370 с.
4. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]/ Портал Алтайской Государственной Академии Образования имени В.М. Шукшина. 2012. URL: – Режим доступа к ст. : http: //www.bigpi.biysk.ru/aaa/BCE/economy/i pr_r.pdf.
5. Пантелеев М. Определение факта нарушения патента // Интеллектуальная собственность. № 11/12. С. 27-31
6. Карпухина, С. И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учебник / С. И. Карпухина. - М.: Международные отношения, 2011. - 522 с.
7. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/.
8. Компьютерная справочно-правовая система по законодательству России [Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148685

Рецензии:

13.12.2013, 12:19 Черная Виктория Григорьевна
Рецензия: Статья имеет научную ценность и рекомендуеться к печати.

17.12.2013, 17:23 Чернова Ольга Анатольевна
Рецензия: Данная статья не рассматривает проблему с экономической точки зрения. Может быть представлена к рецензированию в рамках раздела по юриспруденции.

18.12.2013, 0:39 Назарова Ольга Петровна
Рецензия: Статья интересная, но стиль изложения больше для реферата. Нет концовки. Не рекомендуется к печати.



Комментарии пользователей:

Оставить комментарий